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29 de Outubro de 2020
2º Grau
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Tribunal de Justiça do Paraná
há 4 meses
Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
5ª Câmara Cível
Publicação
23/06/2020
Julgamento
23 de Junho de 2020
Relator
Desembargador Nilson Mizuta
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Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
5ª CÂMARA CÍVEL - PROJUDI
RUA MAUÁ, 920 - ALTO DA GLORIA - Curitiba/PR - CEP: 80.030-901
Autos nº. 0061342-30.2019.8.16.0000/2

Embargos de Declaração Cível nº 0061342-30.2019.8.16.0000 ED 2
Vara Cível de Mandaguari
Embargante (s): J.G. DA SILVA & CIA LTDA e N.E.S. VENDRAMINI ESTRUTURAS
Embargado (s): METALURGICA NSA DO BRASIL LTDA
Relator: Desembargador Nilson Mizuta

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. VÍCIO
EXISTENTE. PEDIDO DE DEPÓSITO PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI. MODELO DE UTILIDADE “BORRACHA
NITRÍLICA”. MOLDES DE UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO. DEPÓSITO REALIZADO NO ANO DE 2006.
PEDIDO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE. NOTIFICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
SOBRE EXIGÊNCIA DO INPI. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. INEXISTÊNCIA
DE MANIFESTAÇÃO DO TITULAR. OMISSÃO NO JULGADO, QUE ENSEJA A
APRECIAÇÃO NOS PRESENTES EMBARGOS. REALIZADO SEGUNDO PEDIDO
DE DEPÓSITO HÁ, APROXIMADAMENTE, 3 ANOS. PENDENTE DE
APRECIAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. PROTEÇÃO DO DIREITO EXCLUSIVO
SOBRE A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ATO CONCESSIVO POR PARTE DO
INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO SE
CONSTITUI MERA EXPECTATIVA DO DIREITO. CONCESSÃO DOS EFEITOS
INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ocorrência de omissão quanto ao arquivamento do pedido de patente (modelo de
utilidade) pelo INPI, ocorrido no ano de 2015, pode ser analisado em embargos de
declaração.
2. O titular do direito deixou de manifestar-se sobre exigência formulada pelo INPI, no
prazo de 90 (noventa) dias, conforme estabelecido no art. 36, § 1º, da Lei nº 9.279/96,
fato que resultou no arquivamento definitivo do primeiro pedido.
3. Com o arquivamento definitivo o pedido de patente é extinto, e o seu objeto cai em
domínio público.
4. A empresa embargada não pode invocar proteção da propriedade imaterial, porquanto
possui, tão somente, expectativa de direito.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº
0061342-30.2019.8.16.0000,da Comarca de Mandaguari, Vara Cível, em que são embargantes J.G. DA
SILVA & CIA LTDA. e N.E.S. VENDRAMINI ESTRUTURAS e embargado METALÚRGICA NSA DO
BRASIL LTDA.
RELATÓRIO
N.E.S. Vendramini Estruturas e J.G. da Silva & Cia Ltda. opõem embargos de declaração do acórdão nº
0061342-30.2019.8.16.0000, julgado na sessão de 7 de abril de 2020 que, por unanimidade de votos, esta
Quinta Câmara Cível votou para dar provimento ao agravo interno interposto pela METALÚRGICA NSA DO
BRASIL LTDA., para conceder a tutela antecipada, determinando que as rés/embargantes se abstenham de
realizar a produção e comercialização das formas/moldes de concreto pré-moldados, que possuam na sua
composição a junta de borracha nitrílica, conforme desenvolvida pela autora/embargada e, no caso de
verificada a existência, que promova a apreensão e remoção dos bens (mov. 24.1 AI).
As agravantes alegam a existência de erro no julgado, alegando que o pedido nº MU 8601779-9-U,
depositado em 2006, encontra-se definitivamente arquivado, nos termos do art. 36, da Lei 9.279/96. Portanto,
alega que quando extinta, a patente cai em domínio público (art. 78, parágrafo único, da mesma lei).
Assevera que o pedido protocolado no ano de 2017, sob nº BR 20 2017 014951 5 U2, encontra-se pendente há
3 anos, lapso temporal razoável. Defende que a espera não resulta da ineficácia do INPI, mas da própria
empresa embargada.
Busca a concessão do efeito suspensivo aos embargos, diante do perigo de irreversibilidade da medida. Pugna
pelo acolhimento dos embargos para corrigir o erro de fato, aplicando efeitos infringentes ao recurso para
reformar a decisão embargada.
A parte embargada foi intimada para manifestar-se sobre as razões do agravo interno (mov. 4.1).
A embargada apresentou as contrarrazões (mov. 17.1).
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material
contidos em qualquer pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do NCPC/2015:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material."
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que somente é admissível nas estritas hipóteses previstas na
lei processual, consoante esclarecem FREDIE DIDIER JR. E LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA: "Os
casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar- se necessariamente. Os
(Curso de Direitoembargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada." in:
Processual Civil vol. III: meios de impugnação à decisão judicial e processo nos tribunais. Juspodvm.
Salvador: 2016. p. 248).
O embargante alega que ocorreu erro de fato na decisão, porque o pedido nº MU 8601779-9-U, depositado
em 2006, encontra-se definitivamente arquivado., nos termos do art. 36, da Lei 9.279/96, porque não houve
manifestação do depositante quanto à exigência formulada.
De fato, verifica-se do documento apresentado nos autos que, em 17 de março de 2015, ocorreu uma exigência
pelo INPI e que não foi cumprida pela Metalúrgica NSA:
“6.1 Exigência – Art. 36 da LPI – Suspensão do andamento do pedido de patente que, para instrução regular,
aguardará o atendimento ou contestação das exigências formuladas. Caso a exigência não tenha sido
explicitada no despacho da RPI, o depositante poderá requerer cópia do parecer através do formulário
modelo 1.05. A não manifestação do depositante no prazo de 90 (noventa) dias desta data acarretará o
arquivamento definitivo do pedido”.
Em 18 de agosto de 2015 ocorreu o arquivamento definitivo do pedido: “11.2 Arquivamento – Art. 36, § 1º, da
LPI. Arquivado definitivamente o pedido de patente, uma vez que não houve manifestação do depositante
quanto à exigência formulada”.
Esta ocorrência, segundo consta da consulta à base de dados do INPI, ocorreu por ausência de pagamento da
10ª anuidade, despacho datado de 18 de agosto de 2015 (mov. 35.2).
O art. 84 e art. 86, da Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial,
preceituam:
“Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de
retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito”.
Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85,
acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente”.
Ainda, o art. 36, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, estabelece:
“Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento
do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será
intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.
§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado”.
Ou seja, em consequência do arquivamento definitivo do processo, causado pela desídia da própria parte, o
pedido fora extinto, e a matéria objeto de proteção do pedido de patente caiu em domínio público. É
exatamente o que dispõe o art. 78, da mesma lei:
“Art. 78. A patente extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
III - pela caducidade;
IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art.
84 e no art. 87;
V - pela inobservância do disposto no art. 217.
Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.
Ressalte-se que foi obedecido o prazo estabelecido em lei para a parte interessada se manifestar, mas
manteve-se inerte, fato que resultou no arquivamento definitivo do pedido.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a interpretação da legislação anterior, necessária a
notificação prévia do titular sobre a exigência formulada, em observação ao devido processo legal, que exige,
mesmo nos processos administrativos, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF,
art. 5º, LIV e LV). Pela nova legislação, o prazo é de 90 (noventa) dias (art. 36 LPI). Cita-se a ementa do
acórdão:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI 5.772/71, ART. 50).
PATENTE. FALTA DE PAGAMENTO DE ANUIDADE. CADUCIDADE AUTOMÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO TITULAR. SÚMULA 126/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Afasta-se a incidência da Súmula 126/STJ, na hipótese dos
autos, pois a Corte local, na apreciação da apelação e remessa necessária, limitou-se a interpretar a Lei
5.772/71, em seu art. 50, e ainda que faça menção à disposição constitucional para tal finalidade, essa
referência não constitui fundamento autônomo, suficiente para manutenção do decisum. 2. O entendimento,
extraído do art. 50 da Lei 5.772/71 (antigo Código de Propriedade Industrial), de que, não paga a anuidade
no prazo estabelecido no art. 25 do mesmo Diploma Legal, isto é, dentro dos primeiros 180 dias do respectivo
período anual, caduca automaticamente a patente, mostra-se incompatível com o devido processo legal, que
exige, mesmo nos processos administrativos, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
(CF, art. , LIV e LV), fazendo-se necessária a prévia notificação do titular. 3. A previsão de caducidade,
sem notificação, está também em descompasso com a própria finalidade de proteção ao privilégio enquanto
economicamente atraente, pois, caso o prazo tenha sido inobservado por razão outra que não o desinteresse,
a automática caducidade, ao invés de amparo às invenções ainda úteis e exploradas economicamente,
finalidade máxima da lei, nada mais representaria do que pena excessivamente gravosa. 4. Dadas as nuances
da legislação, não é difícil ocorrer erro na contagem do prazo para recolhimento da anuidade, o que torna
mais despropositada a caducidade automática da patente, com a perda desavisada do privilégio. 5. No mais,
no presente caso, o pagamento das anuidades posteriores demonstra o interesse do inventor em continuar
explorando a patente, justamente o que se pretende constatar com a cobrança da contribuição anual. 6.
Recurso especial desprovido”.(REsp 721.617/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014).
No presente caso, o titular foi notificado e deixou transcorrer o caso, sem apresentar qualquer manifestação ou
interesse.
Entretanto, em 12 de julho de 2017, a Metalúrgica NSA do Brasil Ltda. efetuou novo pedido de depósito
perante o INPI, sob nº BR 20 2017 014951 5 U2, referente a “Disposição Construtiva Aplicada em Junta de
cadastrado sob nº BR 20 2017 014951 5. Consta doBorracha para Formas de Pré-moldados em Concreto”,
resumo: “Disposição construtiva aplicada em junta de borracha para formas de pré-moldados em concreto,
desenvolvida para formas utilizadas na confecção de peças pré-moldadas em concreto, formada por uma
peça de borracha nitrílica, cujo conceito inventivo consiste em dar maior vedação as partes móveis de uma
(mov. 1.6).forma, proporcionando uma peça com maior resistência quando acabada”
O pedido encontra-se pendente de apreciação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Assim, com a razão os embargantes, já que não se pode considerar o longo lapso temporal, correspondente ao
pedido depositado no ano de 2006, para conceder a tutela pretendida. O pedido de patente (modelo de
utilidade) nº MU 8601779-9-U foi arquivado definitivamente em 18 de agosto de 2015, com base no art. 36 da
Lei da Propriedade Industrial, depois de notificar o titular sobre a exigência, concedendo prazo para
manifestar-se.
Desse modo, a questão analisada nos presentes autos difere daquele julgado por este relator, no agravo de
instrumento nº 0000096-33.2019.8.16, julgado em 16 de julho de 2019, e citado no agravo interno como
parâmetro a ser seguido.
Registre-se, ademais, que a Metalúrgica NSA do Brasil Ltda.ajuizou a Produção antecipada de prova,
registrada sob nº 0005065-55.2019.8.16.0109, que constatou que as “Formas de Pré-moldados em Concreto
fabricadas pelas requeridas são reproduções autênticas e indevidas das Formas produzidas pela requerente”
(mov. 1.9).
Ocorre que na produção antecipada de provas não há exame da ocorrência ou inocorrência de fatos, tampouco
versará sobre as eventuais consequências jurídicas pretendidas por qualquer das partes. Haverá apenas a
afirmação da regularidade da prova produzida antecipadamente.
Nesse sentido dispõe o § 2º do art. 382 do Código de Processo Civil:
“(...) § 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre as respectivas consequências jurídicas (...)”.
A constatação da utilização da Junta de Borracha Nitrílica em Formas de Pré-moldado em Concreto, pelas
empresas ora embargantes, implica, por si só, na consequência jurídica buscada pela agravante no presente
processo.
Entende-se por “Modelo de Utilidade” a nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em
melhoria funcional do objeto, em seu uso ou fabricação, ou de parte deste suscetível de aplicação industrial. A
proteção do modelo de utilização só pode ser concedida a um objeto de uso prático que acarretem ato
inventivo resultando em melhoria funcional no seu uso ou fabricação.
O art. 9º da Lei nº 9.279/96 dispõe:
"É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste,
suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo
ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação".
O Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI é o órgão competente para a procedência ou não do
pedido de concessão da patente de um modelo de utilidade.
Ressalte-se, entretanto, que somente d pelo INPIepois de concedida a patente de modelo de utilidade
outorga-se ao seu titular o direito de exclusividade na exploração econômica do produto.
Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial “O que o depositante possui é uma "expectativa de
direito" que somente se confirmará caso venha a obter a patente. Caso o depositante esteja sofrendo prejuízos
por concorrência desleal de alguém que esteja produzindo o mesmo objeto de sua invenção, o depositante
poderá contatar tal concorrente notificando-o de que, caso o concorrente insista na prática desleal ele
poderá, quando obtiver a Carta-Patente, impetrar uma ação judicial de indenização por perdas e danos, que
poderão ser contabilizados a partir da data de publicação da patente. Neste caso, a publicação antecipada é
(disponível em: http://www.inpi.gov.br)útil para efeitos da determinação desta data” .
O art. 42, da Lei nº 9.279/1996, dispõe:
“Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes
propósitos:
I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II,
quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial
específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele
protegido pela patente”.
Conforme entendimento pacífico da doutrina, somente é possível invocar a proteção do direito exclusivo sobre
a propriedade industrial a partir do ato concessivo por parte do Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI.
Na lição de FÁBIO ULHOA COELHO: "Os direitos industriais são concedidos pelo Estado, através de uma
autarquia federal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Nasce o direito à exploração
exclusivo do objeto da patente ou do registro a partir do ato concessivo correspondente. Ninguém pode
reivindicar o direito de exploração econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo de utilidade,
(Manual de Direitodesenho industrial ou marca se não obteve do INPI a correspondente concessão"
Comercial, 22ª. ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 85).
Ocorre que, no caso dos autos, o primeiro pedido de patente registrado junto ao INPI, no ano de 2006, foi
definitivamente arquivado, por culpa da própria empresa, que deixou de manifestar-se, no prazo legal, sobre a
exigência formulada pelo Órgão.
O segundo pedido registrado pela Metalúrgica NSA do Brasil Ltda. sob nº BR 20 2017 014951 5 U2,
depositado em 12 de julho de 2017, encontra-se pendente de apreciação, há 3 anos, lapso temporal razoável,
considerando a estrutura e o histórico do órgão.
Tal fato leva à conclusão de que a empresa embargada não pode invocar proteção da propriedade imaterial,
porquanto possui, tão somente, expectativa de direito.
Importante registrar, que eventual direito à indenização estará assegurado à Metalúrgica NSA do Brasil Ltda.,
nos termos do art. 44, § 1º, da Lei 9.279/96:
“Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela
exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a
data da publicação do pedido e a da concessão da patente.
§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido
depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida
para efeito da indenização a partir da data de início da exploração”.
Os efeitos da concessão, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, retroagem à data do depósito:
“O ordenamento jurídico nacional, no tocante à propriedade da marca, adota o sistema atributivo, sendo
adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o
território nacional, nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279/1996, retroagindo os efeitos da concessão à data
do depósito do pedido”(REsp 1801881/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).
Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO DESENHO
INDUSTRIAL E AO MODELO DE UTILIDADE DE TITULARIDADE DO AUTOR. CONTRAFAÇÃO NÃO
CONFIGURADA. AMBAS AS PARTES DETÊM O REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL. ARTIGO 109
DA LEI 9.279/96. INPI NÃO ASSINALOU IDENTIDADE ENTRE OS DESENHOS. EMBALAGENS COM
DIFERENÇAS SUBSTANCIAIS. REGISTRO DE MODELO DE UTILIDADE AINDA NÃO CONCEDIDO.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (TJPR - 7ª C.Cível
- AC - 1124864-9 - Curitiba - Rel.: Juiz Victor Martim Batschke - Unânime - J. 18.11.2014).
Do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos porJ.G. DA
SILVA & CIA LTDA. e N.E.S. VENDRAMINI ESTRUTURAS, com aplicação dos efeitos infringentes, para
negar provimento ao agravo interno interposto pela METALURGICA NSA DO BRASIL LTDA.
Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS o recurso de J.G. DA SILVA & CIA LTDA, por unanimidade de votos,
em julgar EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS o recurso de N.E.S. VENDRAMINI
ESTRUTURAS.
O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargador Luiz Mateus De
Lima, sem voto, e dele participaram Desembargador Nilson Mizuta (relator), Desembargador Carlos
Mansur Arida e Desembargador Leonel Cunha.
23 de junho de 2020
Desembargador Nilson Mizuta
Juiz (a) relator (a)
Disponível em: https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/923754055/processo-civel-e-do-trabalho-recursos-embargos-embargos-de-declaracao-ed-613423020198160000-pr-0061342-3020198160000-acordao/inteiro-teor-923754065